【판시사항】

등록실용신안에 대한 무효심결 확정 전이라 하더라도 진보성이 부정되어 실용신안등록이 무효로 될 것이 명백한 경우, 실용신안권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구가 권리남용에 해당하는지 여부(원칙적 적극) 및 이 경우 실용신안권침해소송 담당 법원은 권리남용 항변의 당부를 판단하기 위한 전제로서 등록실용신안의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지 여부(적극)

【참조조문】

구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것) 제1조(현행
제1조 참조),
제5조 제2항(현행
제4조 제2항 참조),
제46조(현행
제30조 참조),
특허법 제126조,
민법 제2조

【참조판례】

[1]
대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결(공2012상, 299)

【전문】

【원고, 상고인】

신덕산업 주식회사 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 박교선 외 2인)

【피고, 피상고인】

주식회사 영창 외 1인 (소송대리인 법무법인 그린 외 1인)

【원심판결】

서울고법 2010. 4. 14. 선고 2009나94515 판결

【주 문】

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 
1.  실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다.
그런데 실용신안법은 제1조에서 실용적인 고안을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 고안자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것) 제5조 제2항에서 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 실용신안등록출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것에 대하여는 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 고안은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 실용신안등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 실용신안권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 실용신안법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한 실용신안권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 등록실용신안의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 고안에 대하여 형식적으로 실용신안등록이 되어 있음을 기화로 그 고안을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 실용신안권자에게 부당한 이익을 주고 그 고안을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.
이러한 점들에 비추어 보면, 등록실용신안에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록실용신안의 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 실용신안권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 실용신안권침해소송을 담당하는 법원으로서도 실용신안권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록실용신안의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다( 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조).
 
2.  위 법리에 따라서 명칭을 “이중 지대용지 및 지대”로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 제253786호) 중 실용신안등록청구범위 제1항, 제5항, 제7항(이하 ‘이 사건 제1항, 제5항, 제7항 고안’이라고 한다)의 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효로 될 것임이 명백하여, 이들 고안의 실용신안권에 기초한 원고의 이 사건 실용신안권침해금지, 실용신안권침해제품과 그 제조설비 등의 폐기 및 손해배상 청구가 권리남용에 해당하는지 여부를 기록에 비추어 살펴본다.
우선, 이 사건 제7항 고안의 원심 판시 구성요소 1, 2와 그 판시의 비교대상고안 2는 종이와 합성수지 필름을 한쪽에는 종이 마진(margin)이, 다른 쪽에는 필름 마진이 형성되도록 접착하는 점에서 동일하고, 다만 비교대상고안 2는 종이와 열가소성 수지로 된 라이닝 시트를 라이닝 접착하는 것인데 비하여, 구성요소 1, 2는 필름 재료로 0.015㎜ 두께의 고밀도 폴리에틸렌(high-density polyethylen, 이하 약어인 ‘HDPE’라 한다)을 사용하고 원지와 필름은 수성점착제를 띠모양으로 종방향을 따라 도포하여 점착하는 점에서 차이가 있다. 그러나 필름 재료로 열가소성 수지의 한 종류인 HDPE를 사용하는 것은 이 사건 등록고안의 출원 당시 그 기술분야의 통상의 기술자가 필요에 따라 선택하여 실시할 수 있는 정도에 불과하여 그와 같은 재료의 채택이나 그 두께의 한정에 기술적 구성의 어려움이나 기술적 의의가 있다고 볼 수 없고, 한편 원지에 수성점착제를 도포하는 것은 원지와 필름을 분리할 수 있도록 하기 위한 것인데, 이 사건 등록고안의 상세한 설명에 그와 같은 기술을 종래기술로서 기재해 놓고 있어 이미 공지된 구성이라 할 것이며, 접착물질을 띠모양으로 종방향을 따라 도포하여 접합하는 구성 역시 원심 판시 비교대상고안 1에 그와 동일한 구성이 개시되어 있다.
다음으로 이 사건 제7항 고안의 원심 판시 구성요소 3은 비교대상고안 2에 개시된 ‘라이닝 시트를 종이의 단부를 감싸도록 말아 고온의 프레스를 이용하여 라이닝 시트 마진끼리 접착하도록 한 구성’과 필름 마진 간의 접착방법을 핫멜트 접착제로 변경한 점에서만 차이가 있을 뿐이나, 이러한 차이는 통상의 기술자가 접합대상물에 따라 손쉽게 채택하여 변경할 수 있는 정도에 불과하다.
나아가 이 사건 등록고안의 출원 당시의 기술수준과 비교대상고안 1, 2의 기술내용 등을 고려하여 볼 때, 그 기술분야의 통상의 기술자라면 비교대상고안 2를 기초로 하여 위와 같이 이 사건 등록고안의 상세한 설명에 기재된 종래기술 및 비교대상고안 1에 개시된 구성을 극히 용이하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이고, 이 사건 제7항 고안에서 기대되는 효과 역시 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어렵다.
따라서 이 사건 제7항 고안은 통상의 기술자가 비교대상고안 1, 2와 이 사건 등록고안의 상세한 설명에 기재된 종래기술로부터 극히 용이하게 고안할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이고, 한편 이 사건 제7항 고안은 이 사건 제5항 고안의 종속항이며, 또한 이중 지대에 관한 이 사건 제5항 고안에는 이중 지대용지에 관한 이 사건 제1항 고안의 모든 구성요소가 포함되어 있어, 이 사건 제7항 고안의 진보성이 부정되는 이상 그 보다 넓은 실용신안등록청구범위를 가지는 이 사건 제1항 및 제5항 고안 또한 진보성이 부정되어 그 실용신안등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이므로, 이들 고안의 실용신안권에 기초한 원고의 이 사건 실용신안권침해금지, 실용신안권침해제품과 그 제조설비 등의 폐기 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
같은 취지의 원심 판단은 정당하여 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 고안의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 
3.  그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.