【판시사항】

[1] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 시행중에 출원·등록된 서비스표에 대한 심판청구에 적용할 법률(=구법)
[2] 등록서비스표권자가 대표이사로 있는 회사가 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 '타인'에 해당한다고 한 사례

【판결요지】

[1] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호는 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있었는데(위 규정은 구 상표법 제2조 제2항에 의하여 서비스표에도 적용된다), 위 제73조 제1항 제1호의 규정을 삭제한 개정 상표법은 부칙 제1조에서 "이 법은 1998. 3. 1.부터 시행한다."고 규정하고, 제3조에서 "위 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다."고 규정하고 있으므로, 구 상표법 시행중에 출원되어 등록된 등록서비스표에 대한 심판청구에 대하여는 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 규정이 적용되어야 할 것이다.
[2] 등록서비스표권자가 대표이사로 있는 회사가 등록서비스표권자 등의 주식 보유현황과 그 변동과정에 비추어 등록서비스표권자 1인 주주의 분신(分身)으로서의 회사가 아니고 그와는 별개의 경영주체로서 자기의 계산과 책임하에 독자적으로 영업활동을 하는 자라고 보아야 한다는 이유로 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 '타인'에 해당한다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호(현행 삭제)
[2] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호(현행 삭제)

【참조판례】

[2] 대법원 1995. 2. 14. 선고 93후1865 판결(공1995상, 1340), 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결(공1995하, 3400), 대법원 1998. 5. 15. 선고 97후2002 판결(공1998상, 1636)

【전문】

【원고, 상고인】

원고 (소송대리인 변리사 안문환)

【피고, 피상고인】

피고 (소송대리인 변리사 이철 외 2인)

【원심판결】

특허법원 1999. 2. 25. 선고 98허9895 판결

【주 문】

상고를 기각한다.
상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.
원심은 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제1호는 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있었는데(위 규정은 구 상표법 제2조 제2항에 의하여 서비스표에도 적용된다), 위 제73조 제1항 제1호의 규정을 삭제한 개정 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 것)은 부칙 제1조에서 "이 법은 1998. 3. 1.부터 시행한다."고 규정하고, 제3조에서 "위 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다."고 규정하고 있으므로, 구 상표법이 시행중이던 1991. 6. 19. 출원되어 1992. 12. 30. 등록된 이 사건 등록서비스표에 대한 이 건 심판청구에 대하여는 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 규정이 적용되어야 할 것이라고 판단하였다.
그리고 원심은, 원고가 1994. 3. 23. 소외 주식회사 ○○○○을 설립하고 그 대표이사가 된 다음 현재까지 소외 회사를 경영하여 오고 있는 사실, 소외 회사는 원고의 승낙하에 위 설립 이후부터 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 받지 아니하고 이 사건 등록서비스표를 학원경영업에 사용하여 오다가 1997. 12. 2.에 이르러서야 이 사건 등록서비스표의 전용사용권을 설정등록 받은 사실, 소외 회사는 설립 당시 주식 5,000주를 발행하여 원고가 1,500주, 처인 소외 1, 친척인 소외 2, 소외 3이 각 250주, 소외 4 등 3인이 합계 2,750주를 각 인수하여 원고는 30%, 그 배우자 등 친지들은 15%의 비율로 주식을 소유하고 있었는데 1995. 말 이후 원고가 12,000주, 위 소외 1, 소외 3이 각 1,500주, 위 소외 5가 9,000주, 위 소외 4가 6,000주를 각 소유하여 원고가 40%, 배우자 등 친지들이 10% 소유하다가 1998. 말경에 원고가 80%, 배우자 등 친지들이 10%로 증가된 사실을 인정하였다.
원심은 나아가, 위와 같은 소외 회사의 설립 당시부터 1997. 말까지의 원고 및 친지들의 주식 보유현황과 그 변동과정에 비추어 소외 회사는 그 설립 당시인 1994. 3.경부터 적어도 1997. 말경까지는 원고 1인 주주의 분신(分身)으로서의 회사가 아니고 원고와는 별개의 경영주체로서 자기의 계산과 책임하에 독자적으로 영업활동을 하는 자라고 볼 것이므로 소외 회사는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 타인에 해당하고, 따라서 이 사건 등록서비스표권자인 원고는 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인인 소외 회사에게 자기의 등록서비스표인 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업인 학원경영업에 소외 회사의 설립 무렵인 1994. 3.경부터 전용사용권의 설정등록을 받은 1997. 12. 2.까지 6월 이상 사용하게 하였다고 할 것이어서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.
기록과 대법원의 판례(1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조)에 비추어 살펴보니, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 관한 법리오해의 위법은 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 원고의 부담으로 하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.