등록무효(특)
【판시사항】
甲 주식회사가 명칭을 ‘체내 촬상용 캡슐’로 하는 특허발명의 특허권자 乙을 상대로 위 특허발명의 진보성이 부정된다는 등의 이유로 특허무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위가 명칭을 ‘전자내시경장치’로 하는 비교대상발명 등에 의하여 진보성이 부정된다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례
【참조조문】
【전문】
【원고, 피상고인】
주식회사 ○○○ (소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 5인)
【피고, 상고인】
△△△ 리미티드 (소송대리인 변호사 손지열 외 5인)
【원심판결】
특허법원 2013. 2. 28. 선고 2012허6168 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 등 참조).
2. 가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 ‘체내 촬상용 캡슐’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다)은 아래와 같은 이유로 원심 판시 비교대상발명 1, 4, 5에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단한 다음 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제2항 내지 제13항 발명도 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였다.
1) 먼저, 이 사건 제1항 발명의 ‘광학 돔(optical dome)’은 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 빛이 투과할 수 있는 창으로서의 ‘광학 창’의 형상을 속이 빈 반구 또는 그와 유사하게 볼록한 면 즉 ‘돔’의 형상으로 한정한 것으로 보아야 하고, 이를 ‘실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분’만을 의미하는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 피관찰체의 화상을 촬상하기 용이하도록 유리 등의 광 투과성 부재로 이루어지고 대물렌즈와 광학렌즈가 위치하는 쪽에서 반구형, 즉 돔 형상을 포함하고 있는 비교대상발명 1의 하우징(비교대상발명 1의 명세서에 표시된 도면부호로는 10이다. 이하 구성의 명칭 다음 괄호 안에 병기한 숫자는 도면부호를 의미한다)과 차이가 없다.
2) 다음으로, 이 사건 제1항 발명의 ‘조명원이 광학 시스템은 통하지 않고 위장관의 일 지점을 조명한다’는 구성은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)에게 자명한 기술상식, 즉 ‘촬상 카메라가 촬상하는 과정에서 피관찰체로부터의 반사광이 거치게 되는 광학 시스템에 조명원이 직접 통과하여서는 바람직한 촬상 조건을 달성하기 어렵다’는 점을 그대로 표현한 것에 불과하고, 이 사건 특허발명의 명세서에 조명원과 광학 시스템의 배치 및 상대적 위치관계 등에 대하여는 구체적인 기재가 없으므로, ‘조명원이 광학 시스템의 중심을 관통하는 길이 방향의 광축 상이나 그와 근접한 위치로부터 떨어져 배치됨으로써 조명원의 빛이 실질적으로 광학 시스템을 통과하지 않고 조명하는 통상적인 경우’를 포괄하는 의미로 해석하는 것이 합리적이다. 따라서 위 구성은 비교대상발명 1의 ‘발광소자(조명원)와 그로부터 발생한 빛이 나오는 광학렌즈가 모두 대물렌즈(광학 시스템)의 중심을 관통하는 길이 방향의 광축 상이나 그와 근접한 위치로부터 떨어져 배치된 형태의 구성’에 이미 개시된 것이다.
3) 그리고 이 사건 제1항 발명의 ‘광학 돔의 뒤에 조명원 및 광학 시스템이 배치되는 구성’이란 위 용어의 일반적인 의미와 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 기재를 참작하여 보았을 때 널리 위에서 본 의미의 광학 돔의 뒤에 조명원 및 광학 시스템이 배치된다는 것으로 보아야 하고, 이를 ‘조명원 및 광학 시스템이 돔의 평평한 밑면 뒤에 위치하거나 적어도 광학 창, 즉 실제 작동과정에서 빛이 통과하도록 설계된 부분의 뒤에 위치한다’는 것으로 제한 해석할 수는 없으므로, 위 구성은 비교대상발명 1의 ‘유리기판(2) 중 반도체소자[고체촬상소자(1)]가 탑재되지 아니한 면에 대물렌즈(3)가 부착되고 그 대물렌즈(3)의 앞에 광 투과성 부재로서 광학 창을 이루는 돔 형상의 하우징(10)이 위치하는 형태의 구성’에 이미 개시된 것이다.
4) 나아가 비교대상발명 1의 명세서에는 반도체 칩의 기판 상의 전기 접속에 관한 기술용어인 ‘페이스다운 실장’이 포함된 기재가 있으므로, 통상의 기술자로서는 그로부터 발광소자만으로 개시된 비교대상발명 1의 구성에다 비교대상발명 4의 ‘반도체의 기본요소인 다이오드(p-n 접합)로 구성되는 발광소자인 LED(light emitting diode, 발광 다이오드)를 복수로 배치한 구성’을 결합함으로써 원심 판시 구성 1-3-㉯의 둘 이상의 조명원에 이를 수 있다는 암시를 충분히 발견할 수 있다 할 것이어서, 비교대상발명 1에 비교대상발명 4의 위 구성을 결합하는 데에 특별한 기술적 어려움이 없다.
5) 이밖에 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성들은 모두 비교대상발명 1, 4, 5에 개시되어 있거나 이로부터 용이하게 도출할 수 있는 것들이고, 이들 구성을 결합하는 데에 특별한 기술적 어려움도 없다.
6) 한편 ‘광학 돔(optical dome)’과 ‘광학 돔의 뒤에 조명원 및 광학 시스템이 배치되는 구성’의 의미가 위와 같이 해석되는 한 이들 구성에 의하여는 조명원이 비추는 시야와 렌즈가 빛을 받아들이는 시야를 폭넓게 중첩함으로써 적절한 조명으로 촬상하는 효과와 광학 창으로부터 렌즈로 향하는 내부 반사로 인하여 발생하는 빛샘이 저감되거나 제거되는 효과가 발생하지는 아니한다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 작용효과는 비교대상발명 1, 4, 5로부터 예측할 수 있는 정도로서, 현저하지 아니하다.
나. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허청구범위 해석과 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.