【판시사항】

[1] 상표법 제8조 제2항 규정이 상표등록출원과 서비스표등록출원 사이에 적용되는지 여부(적극), 위 규정이 동일인에 의한 출원의 경우에도 적용되는지 여부(소극) 및 위 규정에 해당하는지 여부의 판단 기준 시점(=등록사정시)
[2] 등록상표와 인용서비스표의 출원이 동일인에 의한 출원이었는지 여부에 대한 심리 미진을 이유로 원심판결을 파기한 사례

【판결요지】

[1] 상표법 제8조 제2항은 "동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 같은 날에 2 이상의 상표등록 출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다"고 규정하고 있고, 같은 조 제4항은 "특허청장은 제2항의 경우에는 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다"고 규정하고 있는바, 이들 규정은 상표등록 출원과 서비스표등록 출원 사이에도 적용될 수 있으나, 서로 다른 사람에 의한 2 이상의 출원의 경우에만 적용이 될 뿐 동일인에 의한 출원의 경우에는 적용될 여지가 없다 할 것이고, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다.
[2] 등록상표와 인용서비스표의 출원이 동일인에 의한 출원이었는지 여부에 대한 심리 미진을 이유로 원심판결을 파기한 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제8조 제2항, 제4항
[2] 상표법 제8조 제2항, 제4항

【전문】

【원고, 피상고인】

원고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 주호준)

【피고, 상고인】

피고 (소송대리인 변리사 이영규 외 2인)

【원심판결】

특허법원 2001. 8. 30. 선고 2001허2887 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】

원심은 그 채용 증거에 의하여, 이 사건 등록상표 "(등록상표 생략)"이 그 지정상품인 ‘컴퓨터프린터용 잉크’ 등의 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당한다고 보기는 어려우나, 이 사건 등록상표와 동일한 인용서비스표가 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업인 ‘컴퓨터프린터용 잉크 판매대행업’ 등을 지정서비스업으로 하여 같은 날 출원되었음에도 불구하고 상표법 제8조 제2항 및 제4항에서 정한 절차를 거치지 아니한 채 등록되었으므로, 결국 이 사건 상표등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 판단하였다.
상표법 제8조 제2항은 "동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 같은 날에 2 이상의 상표등록 출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다"고 규정하고 있고, 같은 조 제4항은 "특허청장은 제2항의 경우에는 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다"고 규정하고 있는바, 이들 규정은 상표등록 출원과 서비스표등록 출원 사이에도 적용될 수 있으나, 서로 다른 사람에 의한 2 이상의 출원의 경우에만 적용이 될 뿐 동일인에 의한 출원의 경우에는 적용될 여지가 없다 할 것이고, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록사정시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.
원심이 상표등록 출원과 서비스표등록 출원 사이에도 상표법 제8조 제2항이 적용될 수 있다고 본 것은 정당하나, 출원인 명의는 등록 전까지 변경될 수 있는 것인데, 기록에 의하면 이 사건 등록상표와 인용서비스표의 등록명의인이 서로 다른 사람인 사실만이 인정될 뿐 양 표장의 출원인도 동일한 사람이었다고 인정할 증거가 없는 한편 유사한 상품 및 서비스업에 관하여 같은 날 서로 다른 사람에 의하여 동일한 표장으로 상표등록 출원과 서비스표등록 출원이 있었던 경우에는 위 상표법 규정에 따라 특허청장이 출원인들에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하여야 함에도 불구하고 이를 명한 흔적이 없으므로, 원심으로서는 이 사건 등록상표의 등록사정시를 기준으로 하여 과연 이 사건 등록상표와 인용서비스표가 서로 다른 사람에 의하여 출원되었는지 여부에 관하여 좀더 심리하여 사실을 확정하여야 할 필요가 있었다 할 것이다(상고이유서에 첨부된 자료에 의하면 양 출원은 동일인에 의하여 행하여진 것으로 추지된다).
그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표와 인용서비스표의 등록원부에 등록명의인이 서로 다르게 기재되어 있는 사실만에 근거하여 이 사건 등록상표의 출원인과 인용서비스표의 출원인이 서로 다른 사람이었다고 단정한 채 상표법 제8조 제2항 및 제4항에 정한 절차를 거치지 아니하여 이 사건 상표등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 것은, 이 사건 등록상표와 인용서비스표의 출원이 동일인에 의한 출원이었는지 여부에 대한 심리를 미진하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이고, 이를 지적하는 상고는 그 이유가 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 특허법원에 환송하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.