【판시사항】

소극적 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다른 경우의 심판 대상

【참조조문】

특허법 제135조, 제140조

【참조판례】

대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3827 판결

【전문】

【원고, 피상고인】

원고 (소송대리인 특허법인(유한) 대아 담당변리사 강명안)

【피고, 상고인】

주식회사 빠보로꼬 (소송대리인 특허법인 우인 담당변리사 지현수)

【원심판결】

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허6092 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다. 
1.  권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다. 그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결 등 참조).
 
2.  기록에 의하면 다음과 같은 점을 알 수 있다. 
가.  명칭을 “근위 가공 장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 도계과정에서 분리한 근위(조류의 모래주머니)를 절개 및 세척한 후 근위막을 제거하는 일련의 과정을 자동으로 진행할 수 있는 장치이다.
 
나.  이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)의 원심 판시 구성요소 8인 ‘근위의 내부가 노출되도록 절개 부위의 양측을 가압하여 벌리는 누름판’은, 확인대상발명의 ‘근위의 절개 부위가 회전커터에 의한 절개과정에서 흔들리지 않도록 근위 절개 부위를 잡아주는 안전판 및 이에 구비된 한 쌍의 가이드 턱’과 대응된다.
 
다.  확인대상발명의 설명서에는, 위 ‘안전판 및 가이드 턱’에 관하여 “안전판은 회전커터로부터 작업자를 안전하게 보호하고, 안전판은 근위가 움직이지 않도록 잡아주어 근위의 정중앙 부위가 회전커터에 의해 절개될 수 있게 한다. 이를 위해 안전판 저면 중앙 좌우 양측에는 서로 마주보는 한 쌍의 가이드 턱이 구비된다. 가이드 턱은 회전커터의 하부 부위가 삽입되는 슬롯을 중심으로 좌우 양측에 일정 간격을 두고 형성되고, 가이드 턱 사이는 근위 이동 방향으로 진행할수록 간격이 좁아지는 구조로 형성된다. 이러한 좌우 양측의 가이드 턱이 절개하고자 하는 근위 절개 부위를 안정적으로 지지하기 때문에 회전커터에 의한 근위의 절개과정에서 근위가 움직이지 않아 근위를 중심으로 정확하게 절개할 수 있다. 또한, 좌우 양측 가이드 턱은 근위 이동 방향으로 갈수록 안전판의 저면으로부터 길이가 길어지도록 돌출 형성되어 회전커터에 의한 근위의 절개과정에서 근위의 절개 부위를 더욱 안정적으로 잡아줄 수 있다. 근위 절개 부위는 좌우 양측 가이드 턱 사이에 삽입된 상태로 회전커터로 이동한다.”라고 기재되어 있다.
 
3.  가. 앞서 본 법리에 따라 이 사건 제1항 발명의 ‘누름판’과 이에 대응하는 확인대상발명의 ‘안전판 및 한 쌍의 가이드 턱’을 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 ‘누름판’은 근위의 내부가 노출되도록 절개 부위의 양측을 가압하여 벌리는 기능을 수행하는 구성인 반면, 확인대상발명의 ‘안전판과 가이드 턱’은 그 설명서에 기재된 대로 안전판 저면에 돌출 형성된 두 개의 가이드 턱 사이로 근위가 삽입된 채 이동하게 하는 구성으로 근위의 상부 중앙 부위가 흔들리지 않도록 잡아주고 모아주어 근위의 중앙 부위가 절개되도록 하는 작용효과를 갖는 것으로 파악되므로, 그 구성 및 작용효과에 차이가 있어서 문언침해가 인정된다고 볼 수 없다. 
나.  그럼에도 원심은, 확인대상발명의 ‘안전판 및 가이드 턱’이 이 사건 제1항 발명의 ‘누름판’과 동일하게 근위의 내부가 노출되도록 절개 부위의 양측을 가압하여 벌리는 작용효과를 가지므로 이 사건 제1항 발명의 누름판과 실질적으로 동일한 구성이라고 판단하여 문언침해를 인정하였다.
 
다.  이러한 원심판결에는 심판청구인인 피고가 특정한 확인대상발명과 다른 내용을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단함으로써 권리범위확인심판의 대상에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 피고의 상고이유 주장은 이유 있다.
 
4.  그러므로 나머지 상고이유 주장에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.