【판시사항】

특허심판원의 심판부가 등록상표 " "에 대한 사용 사실에 관한 주된 증거의 신빙성을 확인하기 위하여 직권으로 참고인과 통화한 후 이를 탄핵증거로 사용하는 데 있어 위 직권증거조사 결과를 등록상표권자에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않은 것이 위법하다고 한 사례

【판결요지】

특허심판원의 심판부가 등록상표 " "에 대한 사용 사실에 관한 주된 증거의 신빙성을 확인하기 위하여 직권으로 참고인과 통화한 후 이를 탄핵증거로 사용하는 데 있어 위 직권증거조사 결과를 등록상표권자에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않은 경우, 결론을 내림에 있어서 중요한 증거의 탄핵이 부적법한 직권증거조사절차에 따라 이루어진 것으로서 위법하다고 한 사례.

【참조조문】

상표법 제77조, 특허법 제157조 제5항

【전문】

【원 고】

원고

【피 고】

주식회사 아모스 프로페셔널 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 이현석 외 1인)

【변론종결】

2004. 3. 26.

【주 문】

 
1.  특허심판원이 2003. 10. 31. 2003당1139호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 
2.  소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 이 사건 심결의 경위
[증거 : 갑1, 2, 3호증]
 
가.  이 사건 등록상표
(1) 등록번호 : (등록번호 생략)
(2) 출원일/등록일 : 1986. 2. 24./1987. 2. 6.
(3) 표장 :
(4) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 [별표 1] 상품류 구분 제25류 '병, 포장용 마개, 가마니, 포대, 상자, 깡통, 지갑, 배낭, 학생용 책가방, 핸드백'
 
나.  이 사건 심결의 내용
피고는 2003. 6. 4. 원고를 상대로 하여 이 사건 등록상표는 상표권자가 3년 이상 지정상품에 사용하고 있지 아니하므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 상표등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 2003당760호로 심리하여 2003. 9. 30. (1) 피고는 상표법 제73조가 정하는 이해관계인이며, (2) 피청구인(원고)이 제출한 증거 중 주식회사 한빛테크의 선전광고물에는 이 사건 등록상표 및 그 지정상품 중 일부를 사은품으로 제공한다는 취지가 나와 있지만, 그것은 주식회사 한빛테크에서 휴대전화 단말기를 구매하는 자에게 위 상품을 사은품으로 제공한다는 의미이지 이 사건 등록상표의 지정상품에 대한 광고는 아니며, 특허심판원의 심판부가 직권으로 주식회사 한빛테크의 대표이사와 통화하였으나 위 선전광고 전단을 누가, 언제 제작·배포하였는지도 잘 모르고 있는 사실을 감안할 때 위 증거는 신빙성이 의심스럽다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 
2.  이 사건 심결의 적법 여부 
가.  이 사건 심판청구가 적법한 이해관계인에 의하여 제기된 것인지 여부
원고는, 피고는 이 사건 등록상표에 대하여 등록취소심판을 제기할 수 있는 이해관계인이 아니고, 따라서 이 사건 등록취소심판은 이해관계 없는 자에 의하여 제기된 부적법한 것이므로 이를 각하하지 아니하고 본안에 나아가 판단한 이 사건 심결은 위법한 것이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 등록상표의 지정상품이 상자, 지갑, 학생용 책가방 및 핸드백을 포함하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑23호증, 을1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론의 전취지를 종합하면, 피고는 화장품 및 그 밖의 제품에 관한 도·소매업에 종사하는 자로서 화장품을 가방에 담아 판매하고자 하는 자인 사실을 인정할 수 있고 반증은 없는바, 화장품을 담는 가방은 그 자체로서는 아무런 교환가치를 가지지 못하여 독립된 상거래의 대상이 되지 못하고 오로지 화장품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공의 목적으로 화장품과 함께 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없고, 경우에 따라서는 화장품이 모두 사용된 후에도 가방은 그보다 훨씬 장기간에 걸쳐 남아 얼마든지 그 자체로서 상거래의 목적물이 될 가능성이 있고 화장품과 함께 제공되는 경우에도 화장품의 가격에 가방의 가격이 이미 포함되어 있다고 볼 수 있는 경우도 있는 등의 사정을 종합적으로 고려하면 피고의 위와 같은 사용이 이 사건 등록상표의 상표권에 의하여 제한될 염려가 없다고 할 수 없으므로, 피고는 이 사건 등록상표에 관한 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보는 것이 상당하고, 따라서 이 사건 심판청구는 이해관계인에 의하여 적법하게 제기된 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.
 
나.  직권증거 조사와 의견진술 기회 부여 여부
다음으로 원고는, 특허심판원이 당사자가 신청하지 아니한 증거에 대하여 직권으로 심리를 하면서 그 결과를 알려주고 당사자에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 위법이 있고 이러한 위법은 강행규정을 위반한 것이므로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.
그러므로 살피건대, 상표법 제77조가 준용하고 있는 특허법 제157조 제1항은 당사자, 참가인이나 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정하고 있으며, 제2항은 민사소송법 중 증거조사에 관한 규정은 위 증거조사에 준용함을 규정하고 있으므로 특허심판원은 상표의 등록취소심판을 심리함에 있어서 증인신문은 물론 서증이나 감정도 증거로 채택하여 증거조사할 수 있으나, 특허법 제157조 제5항에 의하면 직권으로 증거조사를 한 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바, 특허심판원의 심판부가 이 사건 등록상표에 대한 사용 사실에 관한 주된 증거의 신빙성을 확인하기 위하여 직권으로 주식회사 한빛테크의 대표이사와 통화한 후 위 상표 사용 사실에 관한 증거의 신빙성을 배척한 사실은 앞서 본 바와 같으나 기록을 살펴 보아도 특허심판원의 심판부가 위 직권증거조사 결과를 원고에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었다는 점에 대하여는 이를 인정할 아무런 증거가 없다.
그렇다면 이 사건 심결은 결론을 내림에 있어서 중요한 증거의 탄핵이 부적법한 직권증거조사절차에 따라 이루어진 것으로서 상표법 제77조, 특허법 제157조 제5항에 위반되어 위법하다.
 
3.  결 론
따라서 이 사건 심결은 나아가 원고의 나머지 주장에 대하여 살펴볼 필요 없이 위법하여 이를 취소한다.