【판시사항】

[1] 상표법 제7조 제5항 제3호의 규정 취지
[2] 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용되기 위해서는 지정상품 전부가 등록취소되어야 하는지 여부(소극)

【판결요지】

[1] 상표법 제7조 제5항 제3호의 규정은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌을 때에는 그 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 등록취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이라 할 것이다.
[2] 상표법 제7조 제5항의 부등록사유 중 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 제73조 제3항에서는 " 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 제7조 제5항 제3호에서는 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 그 지정상품 전부가 등록취소될 것을 별도로 요구하고 있는 것은 아니어서, 등록상표의 지정상품 전부가 아니라 그 중 일부에 대하여 불사용으로 인한 등록취소심결이 확정된 경우에도 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용된다.

【참조조문】

[1] 상표법 제7조 제5항 제3호, 제73조 제1항 제3호
[2] 상표법 제7조 제5항 제3호, 제73조 제1항 제3호, 제3항

【참조판례】

[1] 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후2267 판결(공1990, 1711), 대법원 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결(공2002하, 2903)

【전문】

【원 고】

애쿠쉬네트 캄파니 (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 유규종 외 1인)

【피 고】

토가무역 주식회사 (소송대리인 변리사 우광제)

【변론종결】

2004. 4. 2.

【주 문】

 
1.  원고의 청구를 기각한다.
 
2.  소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】

특허심판원이 2003. 8. 29. 2002당3286 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 (등록번호 생략)의 지정상품 중 '양말, 방한용 장갑, 슈우트, 스웨터, 카디건, 속셔츠, 와이셔츠, 조끼, 자켓, T셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 남자용 바지'에 대한 부분을 취소한다.

【이 유】

1. 이 사건 심결의 경위
 
가.  원고가 상표권자인 별지 1 등록상표(이하 '소멸상표'라고 한다)에 관하여 2001. 2. 7. 상표법 제73조 제1항 제3호(3년간의 불사용으로 인한 취소)에 의한 등록취소심판이 청구되어 2002. 7. 5. 별지 1 지정상품에 대한 등록취소심결이 확정되었다.
 
나.  원고는 위 등록취소심판이 청구된 이후인 2001. 5. 7. 위 소멸상표와 표장이 유사하고 지정상품도 일부 동일한 별지 2 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)를 출원하여 2002. 5. 29. 등록받았다.
 
다.  상표법 제7조 제5항 제3호는 상표법 제73조 제1항 제3호를 이유로 상표등록취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 상표등록취소심결이 확정된 때에는 "상표권자 및 그 상표를 사용한 자는 그에 해당하게 된 날부터 3년이 경과한 후에 상표등록출원을 하지 아니하면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다."고 규정하고 있다(심결은 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 상표법 제7조 제5항을 적용하고 있으나, 부칙 제1조, 제3조에 의하여 개정된 후의 현행 상표법 제7조 제5항 제3호를 적용하였어야 할 것이다. 그러나 개정 전과 후의 위 규정이 실질적으로 동일한 내용을 담고 있으므로 위와 같은 적용 잘못은 결론이 정당하다면 심결의 취소사유가 될 수 없다).
 
라.  피고는 이 사건 등록상표가 위 상표법 제7조 제5항을 위반하여 등록되었다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청구취지 기재의 지정상품에 한하여 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
[증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]
 
2.  이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 
가.  원고의 주장
(1) 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용되기 위해서는 이 사건 등록상표에 대한 출원과 등록이 모두 소멸상표에 대한 등록취소심결이 확정되고 난 이후에 이루어져야 하는데, 이 사건 등록상표는 소멸상표에 대한 등록취소심결이 확정된 2002. 7. 5. 이전에 출원되고 등록된 것이어서 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용되어서는 안된다.
(2) 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용되기 위해서는 지정상품 전부가 등록취소되어야 하므로, 지정상품 중의 일부인 별지 1 지정상품만 등록취소된 이 사건에서는 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용될 수 없다.
 
나.  판 단
(1) 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용될 수 있는지 여부
상표법 제7조 제5항 제3호의 규정은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌을 때에는 그 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 등록취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이라 할 것이므로( 대법원 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결 참조), 소멸상표에 대한 등록취소심판이 청구된 이후에 이 사건 등록상표의 출원이 이루어진 이상, 위 규정이 적용된다고 할 것이다.
한편, 상표법 제7조 제5항의 부등록사유 중 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 제73조 제3항에서는 " 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 위에서 본 바와 같이 제7조 제5항 제3호에서는 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 등록취소심판과 관련하여 그 지정상품 전부가 등록취소될 것을 별도로 요구하고 있는 것은 아니어서, 소멸상표의 경우와 같이 등록상표의 지정상품 전부가 아니라 그 중 일부에 대하여 불사용으로 인한 등록취소심결이 확정된 경우에도 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용된다고 할 것이다.
(2) 이 사건 등록상표와 소멸상표의 표장 및 지정상품의 유사 여부
이 사건 등록상표와 소멸상표는 영문자 'TITLEIST'를 소문자 필기체로 하였느냐, 대문자 고딕체로 하였느냐의 점에서만 차이가 있을 뿐 그 영문자의 구성이 동일하여 전체적으로 유사하고, 소멸상표의 지정상품과 청구취지에 기재된 이 사건 등록상표의 지정상품도 그 지정상품이 중복되거나 그 상품류 구분이 같아서 유사하다고 할 것이다.
 
다.  소결론
그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청구취지 기재의 지정상품에 대하여는 상표법 제7조 제5항 제3호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 할 것이므로, 같은 취지로 판단한 심결은 적법하다.
 
3.  결 론
원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.