【판시사항】

[1] 선 등록 실용신안권자가 후 등록 실용신안권자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 여부(소극)
[2] 등록고안의 선 출원 등록자가 후 등록된 (가)호 고안이 진보성이 없는 개악고안으로서 무효라는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 이상 확인의 이익이 없는 부적법한 청구라고 한 사례

【판결요지】

[1] 후 출원에 의하여 등록된 고안을 (가)호 고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.
[2] 등록고안의 선 출원 등록자가 후 등록된 (가)호 고안이 진보성이 없는 개악고안으로서 무효라는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 이상 확인의 이익이 없는 부적법한 청구라고 한 사례.

【참조조문】

[1] 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항(현행 제39조 참조), 제25조 제1항 제2호(현행 제50조 참조), 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제135조
[2] 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항, 제25조 제1항 제2호(현행 제35조 참조), 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제135조

【참조판례】

[1] 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결(공1984, 1025), 대법원 1986. 3. 25. 선고 84후6 판결(공1986, 705), 대법원 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결(공1996하, 2675), 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결(공1997상, 385)

【전문】

【원고, 상고인】

원고

【피고, 피상고인】

피고

【원심판결】

특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허1720 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이 유】

상고이유를 본다. 
1.  제1점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 선 출원에 의하여 등록된 고안과 후 출원에 의하여 등록된 고안 상호간의 적극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 무효심판에 의하지 아니하고 후 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되어 허용될 수 없고, 다만 권리 대 권리 상호간이라도 이용관계에 있는 경우에는 후 등록권리의 효력을 부정하는 것이 아니므로, 확인의 이익이 있다고 판단하였을 뿐, 적극적 권리범위확인심판의 대상은 반드시 선 등록권리 대 후 등록권리이어야 하고 미등록된 고안을 상대로 심판을 청구할 수는 없다고 판시한 바 없음이 분명하다.
따라서 원심이 적극적 권리범위확인심판의 대상은 반드시 선 등록권리 대 후 등록권리이어야 한다고 판시하였음을 전제로 권리범위확인심판에 대한 법리를 오해한 위법이 있다고 하는 이 점 상고이유는 받아들일 수 없다.
 
2.  제2점에 대하여
후 출원에 의하여 등록된 고안을 (가)호 고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고(대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 등 참조), 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.
원고는 상고이유로서, 후 출원에 의하여 등록된 고안이 선 출원에 의하여 등록된 고안을 이용한 경우 후 등록권리가 무효사유를 가지고 있는 경우도 있고, 원고가 이 사건 심판단계에서 후 등록된 (가)호 고안이 무효라고 주장한 것은 단순한 주장에 불과할 뿐 그로 인하여 심판청구가 부적법하다고 할 수는 없다는 취지로 주장하나, 원고가 후 등록된 (가)호 고안이 진보성이 없는 개악고안으로서 무효라는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 이상, 확인의 이익이 인정될 수 없어 부적법한 청구로 귀결될 수밖에 없으므로, 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 권리범위확인심판의 청구적격에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.
이 점을 다투는 상고이유도 받아들일 수 없다.
 
3.  결 론
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.